Roma, 13 luglio 2020 – De Berti Jacchia, con un team composto dai partner Roberto A. Jacchia, Maria Cristina Franchini e Silvia Doria, ha assistito vittoriosamente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma Merck Sharp & Dohme Italia e Merck Canada Inc. (MSD) in una causa che le vedeva contrapposte a Teva Italia Srl, ed alla sua controllante israeliana Teva Pharmaceuticals Ltd.
La vicenda, iniziata nel 2012, riguardava la commercializzazione da parte di Teva di un farmaco generico equivalente del farmaco orginatore Montelukast, utilizzato nella prevenzione e nella terapia a lungo termine dell’asma, 40 giorni prima della scadenza della protezione brevettuale di MSD.
Teva aveva iniziato in via preventiva dinanzi al Tribunale di Roma una azione di nullità del brevetto e del certificato complementare di protezione di MSD relativo al Montelukast, al fine di legittimare il proprio ingresso prematuro nel mercato, ed impedire in pratica una reazione cautelare di MSD prima della scadenza del brevetto. A copertura brevettuale oramai scaduta, MSD si costituiva nel giudizio domandando in via riconvenzionale l’accertamento della contraffazione da parte di Teva e la sua condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma nel 2016 aveva riconosciuto la validità della copertura brevettuale e accertato la contraffazione ad opera di Teva, ma non aveva inspiegabilmente liquidato a MSD alcun risarcimento del danno. Contro questo diniego era stato proposto appello. Dopo un’ampia istruttoria comprendente una CTU brevettuale ed una CTU economico-contabile, la Corte d’Appello di Roma, con la propria sentenza del 20 maggio 2020, ha confermato la validità del brevetto di MSD riconoscendole il risarcimento del danno cagionato dalla contraffazione nella misura di circa 1,5 milioni di Euro. La sentenza della Corte d’Appello di Roma è degna di nota, in quanto i tribunali italiani non sono solitamente generosi nel liquidare il danno da contraffazione, che in questo caso si riferiva ad un tempo molto breve (40 giorni) di ingresso prematuro nel mercato.
IN THE PRESS
Cassa Forense – STUDI LEGALI: DE BERTI JACCHIA VINCE IN CORTE D’APPELLO DI ROMA PER MSD
Global Legal Chronicle – MERCK SHARP & DOHME ITALIA AND MERCK CANADA INC. V. TEVA PHARMACEUTICALS